INFORMAZIONI
GENERALI
Decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
CODICE
DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE
Cos’è
un marchio d’impresa
Il
marchio d’impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i
prodotti o servizi che un’impresa produce o mette in commercio.
Costituiscono
marchio d’impresa i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati
graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi delle persone, i
disegni, le lettere, le cifre, i suoni, i motivi musicali, le forme
tridimensionali, la forma del prodotto e della confezione di esso o le combinazioni
o le tonalità cromatiche, purchè siano atti a distinguere i prodotti e servizi
di un’impresa da quelli di altre imprese (art 7).
Titolarità
di un marchio
Può
ottenere la registrazione di un marchio d’impresa chi già lo utilizza o si
propone di utilizzarlo nella fabbricazione o nel commercio di prodotti o nella
prestazione di servizi. Il titolare del marchio ha diritto di vietare l’uso da
parte di altri di segni identici o simili concernenti e prodotti servizi
identici o affini.
I diritti
nascenti dalla registrazione del marchio durano 10 anni dalla data di
presentazione della domanda. La domanda di rinnovazione di marchio d’impresa
deve essere presentata entro i dodici mesi precedenti alla data di scadenza del
decennio o nei sei mesi successivi con l’applicazione di una tassa di mora.
Il
marchio depositato è tutelato nel territorio nazionale e nella Repubblica di
San Marino.
I
requisiti per la registrazione di un marchio sono:
- la
Novità, cioè l’assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da
segno uguale o simile;
- la
Capacità distintiva, cioè la capacità di differenziare un prodotto o servizio
da quello di altri;
- la
Liceità, cioè la non contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume.
Non
possono costituire oggetto di registrazione:
- gli
stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti
in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse,
nonchè i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse
pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la
registrazione;
- i segni
idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica,
sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
- i
ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona
diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed
il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi, se notori di persona, i
segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo,
le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non
aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici si questi;
- i segni
che possono costituire una violazione di un altrui diritto d’autore, di
proprietà industriale o di un altro diritto esclusivo;
- un
segno uguale o simile all’altrui marchio, adottato come ditta, denominazione o
ragione sociale, insegna , nome a dominio aziendale, se a causa dell’identità o
dell’affinità dell’attività d’impresa possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico che può consistere anche un rischio di associazione fra i due
segni;
- i segni
costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o
da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono;
- i segni
costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura;
- i segni
divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del
commercio.
- I segni
identici o simili al marchio già da altri registrato nello Stato o con
efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o
avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una
valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini,
se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni o dell’identità o affinità
fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di associazione fra i
due segni.
Dove
depositare
La
domanda può essere depositata presso le Camere di Commercio. All’atto del
deposito sono rilasciati il numero e la data di deposito, da cui decorrono gli
effetti di legge.
Modalità di deposito
- in
formato cartaceo – utilizzando il modulo C, presente sul sito internet di
ciascuna Camera di Commercio, e dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi http://www.uibm.gov.it/
- in
formato telematico – attraverso web-Telemaco,
Per
quanto riguarda le procedure di deposito, orari di accesso e contatti con gli
uffici brevetti e marchi, si deve necessariamente fare riferimento alle
informazioni pubblicate sul sito internet della Camera di Commercio presso la
quale si vuole depositare; altre informazioni sono reperibili nel sito dell’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi.
La
domanda può essere presentata dal richiedente, o tramite un suo rappresentante
munito di lettera d’incarico o Procura.
Alla
domanda va allegata l’attestazione di versamento delle tasse di
concessione governativa, da pagarsi con bollettino di C/C postale, secondo la
tabella seguente, sul c/c n. 82618000 a favore di AGENZIA DELLE ENTRATE –
CENTRO OPERATIVO DI PESCARA.
.bmp)
Diritti di segreteria
|
Se non
viene richiesta copia autentica del verbale di deposito
|
€ 40
|
|
Se viene richiesta copia autentica del verbale di deposito
|
€ 43
|
vanno pagati al momento del deposito della pratica,
secondo le modalità previste dallo sportello ricevente.
Marche da bollo da € 16
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Da applicare sul modulo C (originale)
|
1 ogni
4 pagine, contando il modulo C, i fogli
aggiuntivi e l'elenco prodotti e servizi
|
|
Da
consegnare all'ufficio, al momento del deposito, per il rilascio della copia
autentica, se
richiesta
|
1
ulteriore marca da bollo ogni 4 pagine,
contando il modulo C, i fogli
aggiuntivi e l'elenco prodotti e servizi
|
ISTRUZIONI
PER LA RINNOVAZIONE DEL MARCHIO
La
concessione del marchio garantisce al richiedente un diritto all’uso esclusivo
dello stesso nel territorio italiano per un periodo di 10 anni a partire dal
giorno in cui la stessa è stata presentata presso l’Ufficio Brevetti della
Camera di Commercio (e non dalla data di concessione da parte dell’UIBM).
Con la
scadenza di questo termine, il richiedente può lasciare decadere il suo diritto
oppure presentare una domanda di rinnovazione dello stesso per ulteriori 10
anni (la domanda di rinnovazione può essere riproposta ad ogni scadenza
decennale), assicurandosi in pratica la titolarità in perpetuo del diritto
stesso, finché ne avrà interesse.
La
domanda di rinnovazione deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l’ultimo
giorno del mese di scadenza del decennio in corso.
In tal
senso è perciò importante calcolare correttamente i termini. Ad esempio, se la
domanda di marchio è stata presentata il giorno 5 ottobre 2005, l’ultimo giorno
utile per il rinnovo sarà il 31 ottobre 2015 (se quel giorno dovesse essere un
sabato o una domenica o un giorno festivo, il termine slitterebbe al primo
giorno feriale utile). Nel semestre successivo al mese di scadenza sarà
comunque possibile rinnovare il marchio pagando, oltre alle tasse dovute, un
diritto di mora di 34 €. Nel nostro esempio, la domanda di rinnovo potrà essere
presentata, pagando la mora, fino al 30 aprile del 2016.
Scaduto
quest’ulteriore termine, non sarà più possibile rinnovare il marchio, in quanto
ormai definitivamente scaduto.
La
modulistica da utilizzare per il rinnovo è la stessa della domanda di deposito
(modulo C). Nella compilazione del modulo occorre indicare la lettera R nel
paragrafo Tipo [T0], mentre nel paragrafo H si devono riportare gli estremi del
primo deposito e della prima registrazione, ed eventualmente dell’ultimo
deposito e dell’ultima rinnovazione effettuate.
Tenuto
conto che la registrazione può essere rinnovata esclusivamente per lo stesso
marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi
della Classificazione di Nizza, nella compilazione del modulo C è possibile
omettere la riproduzione del marchio e l’indicazione delle classi.
Eventualmente
sarà possibile riportare il numero della Classificazione di Nizza, nel campo
E1, senza specificare la descrizione dei prodotti/servizi.
In fase
di rinnovo è possibile rinunciare ad intere classi, richieste nella domanda di
primo deposito, o a parti delle stesse, segnalando nel paragrafo “L Annotazioni
speciali” in che modo l’elenco originale dei prodotti e servizi è stato
modificato. In questo caso le tasse dovranno essere pagate solo per le classi
di prodotti o servizi per le quali viene richiesto il rinnovo.
Qualora
vi sia stata una cessione del marchio, la domanda di rinnovazione può essere
presentata dal nuovo titolare. In tal caso è opportuno indicare gli estremi
della domanda di trascrizione nel riquadro “L” annotazioni speciali.
LA
DOMANDA DI RINNOVAZIONE DEL MARCHIO NON PUO’ CONTENERE ADDIZIONI RISPETTO ALL’ORIGINALE
ELENCO DI PRODOTTI E SERVIZI, NE’ PUO’ INDICARSI UN DIVERSO NUMERO DI CLASSE,
ANCHE SE LE CLASSI SONO STATE SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATE O REVISIONATE DAL
LEGISLATORE.
ALLO
STESSO MODO NON E’ POSSIBILE MODIFICARE LA DESCRIZIONE DEL MARCHIO O L’IMMAGINE
O I COLORI DEL MARCHIO STESSO.
GUIDA
ALLA RICERCA DI ANTERIORITA’ DEI MARCHI
L’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi verifica che le domande di registrazione siano
conformi alla normativa vigente, ma non effettua ricerche per accertare l’esistenza
di marchi uguali o simili alle domande presentate. Pertanto, prima di
presentare un domanda di marchio, è opportuno che il richiedente verifichi che
non siano già stati depositati marchi uguali o simili al proprio, altrimenti vi
potrebbe essere il rischio che il titolare del marchio anteriore presenti un’istanza
di opposizione, con la conseguenza che al marchio simile, presentato
successivamente, venga rifiutata la registrazione.
È inoltre
opportuno monitorare periodicamente le banche dati dopo la registrazione del
marchio, per accertarsi che ditte concorrenti non abbiano depositato marchi
uguali o simili al proprio.
La
verifica deve essere effettuata non solo nella banca dati dei marchi italiani,
ma anche in quelle dei marchi internazionali e comunitari, perché i marchi
comunitari sono validi anche in Italia e quelli internazionali potrebbero avere
richiesto la protezione anche nel nostro Paese.
Occorre
tenere conto che le denominazioni dei marchi e i segni grafici distintivi,
utilizzati nelle attività economiche, ma non depositati come marchi, e quindi
non presenti nelle banche dati ufficiali, (marchi di fatto) potrebbero
costituire concorrenza sleale. Per questo, oltre alle ricerche di anteriorità
nelle banche dati dei marchi depositati e registrati, sarebbe utile consultare
anche altre banche dati, che contengano informazioni su imprese concorrenti,
siti internet, ecc.
Ricerche
tramite i Consulenti in Proprietà Industriale
Per
effettuare ricerche di anteriorità di marchi è possibile rivolgersi a
consulenti in proprietà industriale, che dispongono, oltre che di banche dati
istituzionali, anche di banche dati a pagamento e non ufficiali, per ricercare
i marchi di fatto. Possono effettuare ricerche di identità, di similitudine,
fonetiche, e fornire rapporti commentati sui risultati della ricerca. L’elenco
dei consulenti in proprietà industriale è disponibile sul sito:
Ricerche
tramite gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio
Gli
Uffici Brevetti delle Camere di Commercio della Regione Emilia Romagna offrono
un servizio di ricerche di anteriorità a pagamento. Per ottenere informazioni
sui costi e modalità di richiesta, è necessario consultare i rispettivi siti
internet, presenti all’inizio di questa guida.
Gli
Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio rilasciano i risultati della
ricerca con la clausola di esclusione di responsabilità sulla correttezza e
completezza delle informazioni contenute nelle banche dati consultate; la
limitazione di responsabilità riguarda anche il fatto che i risultati della
ricerca non rivestono valore legale in giudizio.
Ricerche
effettuate dal richiedente sulle banche dati gratuite on line
Chiunque
sia interessato a depositare un marchio può effettuare un ricerca preliminare
di anteriorità dei marchi consultando direttamente le banche dati
istituzionali, disponibili gratuitamente su internet, tra cui le più rilevanti
sono le seguenti:
UIBM –
Marchi Nazionali
contiene
i marchi italiani, depositati e registrati, compresi quelli scaduti.
Le visure
di ciascun marchio riportano, oltre ai dati del deposito e della registrazione,
anche il riferimento ad eventuali rinnovi, annotazioni o trascrizioni.
La
ricerca può essere fatta per titolare, numero di domanda o di registrazione
(codice), oppure per “testo”. In quest’ultimo caso vengono ricercate le parole
contenute nel marchio o nella sua descrizione. Con la ricerca per “testo” è
possibile ricercare solo marchi denominativi o la parte verbale dei marchi
figurativi, mentre non è possibile effettuare ricerche sulla parte grafica dei marchi.
Per
affinare la ricerca è possibile abbinare alla ricerca per “testo” altri
parametri, come i codici di prodotti e servizi della classificazione di Nizza.
Con la
ricerca per “data” e “provincia” è possibile cercare le domande presentate in
un determinato periodo di tempo, in una determinata Camera di Commercio.
eSearchPlus – Marchi comunitari
contiene
i marchi comunitari (allo stato di domanda, registrati, ritirati, rifiutati,
scaduti).
I marchi
comunitari sono validi in tutti i Paesi dell’Unione Europea, e quindi anche in
Italia. Come effettuare la ricerca:
collegarsi
al sito https://oami.europa.eu , da Ricerca cliccare su eSearchPlus, e
quindi su “ricerca avanzata”, selezionare “Marchi” e aggiungere i criteri di
ricerca dall'elenco a sinistra.
I
risultati forniti dalla banca dati dei marchi comunitari, riportano anche
informazioni di cui tenere conto per decidere se depositare il marchio o
sceglierne uno diverso. Per esempio, può essere utile sapere se il marchio che
si intende depositare è stato oggetto di una precedente domanda rifiutata dall’Ufficio
dei marchi comunitari, perchè privo dei requisiti previsti dalla legge, come
per esempio la carenza del carattere di distintività.
Gran
parte della documentazione riguardante le decisioni sulle opposizioni dei
marchi comunitari, o i provvedimenti di rifiuto, è disponibile sul sito https://oami.europa.eu
da Ricerca, selezionare Altre Banche Dati e quindi eSearch Case Law.
ROMARIN
– Marchi Internazionali
Contiene
i marchi internazionali, sia allo stato di domanda che registrati, secondo il
Sistema di Madrid. La protezione dei marchi internazionali è estesa a uno o più
Paesi, indicati dal richiedente, tra cui vi può essere anche l’Italia.
Come
effettuare la ricerca:
con il
collegamento al sito http://wipo.int/romarin appare la maschera Simple Search
(ricerca di base). Scegliendo tutte e tre le opzioni di ricerca “Search by”, si
possono estendere i risultati anche ai marchi scaduti e alle domande
presentate, in corso di registrazione. Indicando IT nel campo “designated
contracting parties” (Paesi designati) si può restringere la ricerca ai soli
marchi internazionali con Paese d’origine estero, che hanno esteso la
protezione in Italia. Indicando come Paese d’origine (Office of origin) la
sigla EM, appaiono i marchi internazionali che hanno come base un marchio
comunitario.
Nella
banca dati ROMARIN è possibile ricercare anche marchi figurativi, utilizzando
la classificazione di Vienna.
TM-view
E'
possibile effettuare una consultazione simultanea utilizzando TMview, strumento
di ricerca di informazioni nei data base dei marchi Comunitari, Internazionali
e degli Uffici marchi ufficiali dei Paesi che hanno aderito al sistema che sono
elencati sulla home page del sito.
Ricerche
con web-telemaco
I
titolari di un contratto Telemaco possono effettuare ricerche di anteriorità
dei marchi nazionali, collegandosi al sito: http://webtelemaco.infocamere.it/
Ogni
visura o elenco di marchi estratti, dà luogo ad un addebito.
Come
effettuare la ricerca:
dopo
essersi collegati al sito http://webtelemaco.infocamere.it/ selezionare sulla
barra in alto:
VISURE, BILANCI, PROTESTI, quindi RICERCA, poi – MARCHI
Ricerca
per “Titolare marchio”
Scegliendo
l’opzione di ricerca con Titolare, si indica nell’apposito spazio il nominativo
del titolare del marchio, persona fisica o società.
E’
possibile specificare anche solo il cognome, oppure una parola contenuta nella denominazione
sociale. Il sistema produce un elenco di titolari di marchi, tra cui è
necessario scegliere quello che interessa. Cliccando sulla parola “visura”
sulla destra, o sul nominativo stesso, è possibile estrarre un elenco di tutti
i marchi che appartengono al titolare. Esiste anche la possibilità di fare la
ricerca inserendo il codice fiscale. Per quanto possa sembrare più mirata,
questa ricerca non è consigliabile, perchè non verrebbero trovati i nominativi
per i quali il codice fiscale non è presente nella banca dati marchi.
La
ricerca per titolare è utile per monitorare le date di deposito dei marchi
appartenenti ad un soggetto, ed avere sotto controllo le relative scadenze per
effettuare il rinnovo nei termini.
Ricerca
con “dati marchio”
Questo
tipo di ricerca prevede la possibilità di inserire il numero di domanda o
concessione, qualora siano noti, per ottenere una visura del marchio, completa
di immagine.
Si
possono effettuare ricerche di anteriorità, utilizzando l’opzione “descrizione”.
In questo caso è consigliabile servirsi della ricerca avanzata. Indicare nel
campo descrizione le parole più significative del marchio da cercare, evitando
gli articoli e le preposizioni. E’ possibile anche cercare parti di parole
utilizzando il simbolo %.
E’
indispensabile inserire la classe che il marchio è destinato a
contraddistinguere, tenendo conto che i numeri fino a 9 devono essere preceduti
dallo zero.
Per una
ricerca più completa è utile selezionare l’opzione “anche scaduti”.
Si deve
tenere conto che le parole vengono cercate non solo nella denominazione del
marchio, ma anche nella sua descrizione, pertanto l’esito della ricerca può
comprendere anche marchi diversi da quelli effettivamente cercati.
Note
di carattere generale:
1. la
ricerca su queste banche dati può essere effettuata per i marchi verbali (ossia
composti da sole parole) o per la parte verbale dei marchi figurativi,
inserendo nel campo “marchio” le parole da cercare o parte di esse, utilizzando
eventualmente gli operatori boleani, mentre per la parte grafica dei marchi
figurativi è necessario inserire i codici di Vienna, ove disponibili;
2. quando
il marchio è composto da più parole, oppure da una parola composta è necessario
cercare la frase per intero, e poi ripetere la ricerca per le singole parole
(con esclusione degli articoli, delle congiunzioni e delle parole di uso comune
nel settore economico di riferimento, come ad es. la parola “immobiliare” per
le agenzie immobiliari);
3. è
opportuno, infine, ricercare tutte le parole che appaiono assimilabili dal
punto di vista fonetico (ad es. “dado” e “dato”), le parole al singolare ed al
plurale, al maschile ed al femminile, con o senza l’accento, staccate ed unite
(ad. es. “casa bella” e “casabella”), ecc.;a causa della revisione e modifica
di alcune classi di marchio, nel caso di marchio relativo a servizi è
necessario effettuare ricerche anche sulla classe “42” che una volta comprendeva “servizi
vari”;
4. per un
corretto utilizzo delle singole banche dati, fare riferimento alle istruzioni e
aiuti presenti sui rispettivi siti; prima della consultazione leggere
attentamente le clausole di limitazione di responsabilità e le avvertenze sull’uso
delle banche dati.
Ulteriori
approfondimenti su sito del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento
Generale Lotta alla Contraffazione, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi http://www.uibm.gov.it/
Estratto da CCIAA BO
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